En las últimas semanas he participado en el registro nacional e internacional de la marca de una compañia española.
Ciertamente el registro de marcas en nuestro país es un tramite de cierta complejidad ya que hay que tener en cuenta muchos factores que incluso pueden influir en el proceso creativo de los elementos gráficos que componen a dicha marca.

Es un tema de gran importancia cuando estas trabajando en un proyecto de branding y en el que a medida que vas avanzando te encuentras con más y más dudas.

Por ello he realizado una selección de 10 puntos claves que creo que son importantes que tengas en cuenta si estás pensando en registrar la marca de tu proyecto, producto o empresa.

10 puntos claves para registrar tu marca

1. ¿Puedes perder tu  marca si otra empresa la registra aunque lleves más de 10 años  usándola?

   Si no has registrado tu marca, no tienes marca.
   Por mucho tiempo que lleves haciendo uso de ella, aunque dispongas del dominio e incluso tu empresa este registrada en el Registro Mercantil desde hace más tiempo, si no registraste la marca es muy difícil que un juez se ponga en tu favor, ya que el que tiene el registro tiene todas las de ganar.

2. ¿Qué hay que registrar?

   Existen tres opciones de registro: denominativo, gráfico y mixto.
   Denominativo, es el registro primordial y te protegerá de que nadie utilice tu nombre, al menos en el mismo sector que tu.
   Básicamente consiste únicamente en la palabra que conforma tu marca.
   Gráfico, se aplica sólo si tienes un  símbolo  distintivo que se asocia a tu marca, como pueda ser la manzana de Apple.
   Mixto, se aplica cuando tu marca posee un logotipo, es decir, la representación gráfica de tu nombre. Se registra tu denominativo asociado a un gráfico concreto.

3. ¿Hay que registrar otros elementos visuales de la marca como gráficos o gamas de color?

   Si se considera un distintivo de la marca sí se debe de registrar. Eso sí deberás demostrar que dicho atributo está notoriamente relacionado con tu marca.

4. ¿Es necesario hacer uso de los elementos registrados?

   Claramente sí. Para obtener la protección, además de realizar el registro tienes la obligación de usar la marca así como los elementos gráficos que la componen. Si estos elementos no se usan, los tribunales podrán declarar su caducidad.

5. ¿Se puede registrar un packaging, un sonido o un olor?

   Sí, de hecho el packaging queda inscrito en el registro de marcas tridimensionales. De esta forma proteges la forma de tus productos, siempre y cuando sea para distinguirlos de los de tu competencia en cada sector. Es una forma de impedir a tu competencia que puedan hacer uso de elementos de una forma determinada que puedan llevar a error a los consumidores.
   En cuanto a los sonidos, en España la ley exige que la marca sea susceptible de representación gráfica, posibilitando de esta forma el registro de marcas sonoras mediante la representación de las notas musicales que las componen.
   En cuanto a las marcas olfativas por norma suelen ser rechazadas ya que no hay un elemento gráfico que las represente. Esto es un problema principalmente para las compañías de perfumes ya que no pueden impedir que las perfumerías low-cost copien sus productos. Igualmente y por esta misma regla tampoco pueden registrarse sabores ni texturas.

6. ¿En que sectores debo registrar mi marca?

   En España se utiliza la Clasificación de Niza o Nomenclatura Internacional de 45 clases que agrupan los diferentes productos y servicios donde puede utilizarse una marca. Una marca sólo debe registrarse en el sector (clase) en el que opera. En el caso de registrarla en otros sectores para tratar de protegerla al máximo, deberás demostrar su uso en dichos sectores al menos durante los siguientes 5 años. Llegados a este punto podemos asegurar que pueden convivir dos marcas con el mismo registro denominativo siempre y cuando ambas no pertenezcan al mismo sector.
   La excepción a esta regla viene determinada en aquellos casos en los que una de las marcas posee una notoriedad y reconocimiento alto. En este caso, aunque las marcas esten ubicadas en distintos sectores (asignadas en distintas clases) no podrán convivir.

7. ¿Hay que registrar la marca en todos los países?

   Depende en gran parte del alcance que pretendas darle a tu marca. Quizás como medida inicial con el registro nacional es suficiente, ahora a medida que te vayas consolidando es importante que amplíes el registro para evitar llevarte la sorpresa de que tu marca no pueda ser registrable en un país concreto.

8. ¿Se puede registrar una marca famosa en  desuso?

   Efectivamente, se puede. Podrás registrar y hacer uso de aquellas marcas siempre y cuando el titular del registro no sea capaz de demostrar que la ha usado en los últimos 5 años. Si la marca está embargada, a efectos es como si estuviese en uso, con lo que en este caso no podría utilizarse.

9. ¿Es público el registro de marcas en España?

   Sí, en España puedes consultar el registro de cualquier marca, incluso cuando los registros están caducados por distintos motivos o las solicitudes han sido desestimadas.
   Ya sea a nivel nacional, comunitaria o internacional, siempre y cuando la marca tenga efecto en España, puede ser consultadas independientemente de la notoriedad que tenga.

10. ¿Podría otra marca apropiarse de mi éxito con una marca muy parecida?

    Por poder, podría. Ahora bien igualmente el tu como dueño de la marca original podrás oponerte a su solicitud de registro, alegando la confusión que podría ocasionar a los consumidores.
    Los examinadores por regla general suelen votar en favor de la marca original siempre y cuando está demuestre el uso de sus elementos gráficos en los últimos 5 años.
    Ahora bien, uno de los principales inconvenientes es que no siempre se detectan estas vulnerabilidades, por lo que las marcas de mucha relevancia suelen contratar a servicios de vigilancia que se encargan de analizar diariamente todas las solicitudes de registro que se llevan a cabo.

Realmente ha sido complejo realizar esta selección de sólo 10 aspectos importantes porque realmente surgen muchas dudas durante el proceso de registro.

Precios: ¿cuanto cuesta registrar mi  marca en España?

Cuando no se es experto en la matería lo mejor es contratar a alguien que sí lo sea para que su experiencia y tu desconocimiento se compensen.
Ahora bien, si prefieres buscar información por tu cuenta y realizar el registro tu mismo también puedes.

El coste, en tasas a satisfacer a la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) en 2016 es de 144,58€ por la primera clase solicitada y de 93,66€ por la segunda clase y sucesivas.
Puedes encontrar las tarifas completas en este enlace: http://goo.gl/SJkKS9 El pago puede realizarse a través de la pasarela de pago de La Caixa o mediante Tarjeta de crédito.

¿Dónde y como puedo hacer el registro?

La solicitud de marca o nombre comercial puede realizarse por vía telemática a través de la página web de la OEPM y puedes descargar el manual de usuario aquí.

¿Hay que renovar las marcas?

Sí efectivamente cada 10 años es necesario hacer frente a esta renovación. La renovaciones pueden realizarse de forma indefinida. Ten en cuenta que el importe de las tasas se actualiza todos los años. La OEPM te avisará del vencimiento de dicho plazo con la suficiente antelación, por lo que es importante que cualquier cambio de domicilio o metodo de contacto sea notificado lo antes posible.

¿Has registrado ya alguna marca? Comparte con nosotros tu experiencia.
¿Añadirias algún punto más según tu experiencia? Usa los comentarios y sientete libre de hacerlo. La mejor ayuda es la colaborativa.

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